美版藍(lán)天行動(dòng)-USPTO打擊升級(jí)，手上有美標(biāo)的趕快自查！

美國專利商標(biāo)局近日發(fā)布了一則重磅通知，將于2021年12月8日起實(shí)施新修改的Trademark Modernization Act（《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》）。本次修改增加了兩項(xiàng)新的簡(jiǎn)易主動(dòng)審查程序，即撤除程序（expungement proceeding）和重審程序（reexamination proceeding），第三方可通過這兩項(xiàng)無效和復(fù)審程序?qū)σ呀?jīng)注冊(cè)但未進(jìn)行實(shí)際商業(yè)使用的美國商標(biāo)進(jìn)行撤除。同時(shí)，新規(guī)中還提到第三方可以對(duì)申請(qǐng)中的美國商標(biāo)通過抗議信（letter-of-protest）程序提出抗議，審查員需要在兩個(gè)月內(nèi)做出決定，是否將該程序中列舉的證據(jù)材料發(fā)布到商標(biāo)記錄中，該決定為最終決定且不可復(fù)審。

對(duì)你的美國商標(biāo)有何種影響？且聽我細(xì)細(xì)道來。

一、對(duì)已注冊(cè)的美國商標(biāo)申請(qǐng)

首先，無論在任何國家進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，都需要為該商標(biāo)指定要保護(hù)的類別和具體的商品項(xiàng)目。中國商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，選擇10個(gè)以內(nèi)項(xiàng)目都不會(huì)收取額外費(fèi)用，美國商標(biāo)申請(qǐng)更是沒有限制可選擇的項(xiàng)目數(shù)目。所以很多人出于擴(kuò)大保護(hù)或未雨綢繆的打算，都會(huì)盡可能地選擇項(xiàng)目，而其中很多的商品項(xiàng)目在申請(qǐng)時(shí)和申請(qǐng)后都不會(huì)實(shí)際使用，所以如果你的商標(biāo)屬于此類情形，那么就危險(xiǎn)了！

其次，這幾年美國商標(biāo)代理服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，使服務(wù)商們嚴(yán)重內(nèi)卷，除了不斷降低價(jià)格，還提供“配套服務(wù)”以獲取客戶，其中包括制作美國商標(biāo)使用證據(jù)。如果您的商標(biāo)屬于此類情形，那么也很危險(xiǎn)！

再次，這幾年跨境電商尤其是亞馬遜賣家對(duì)美國商標(biāo)的需求量劇增，這催生了一大批美標(biāo)投資客，而他們手里的美國商標(biāo)注冊(cè)后并不會(huì)實(shí)際使用。同時(shí)在注冊(cè)時(shí)都會(huì)選擇以實(shí)際使用為基礎(chǔ)，并“制作”一些配套的使用證據(jù)，且選擇的商標(biāo)項(xiàng)目會(huì)涵蓋盡可能多的類別和項(xiàng)目，方便出售時(shí)更好的匹配到賣家，但是賣家往往只銷售其中的一種或幾種產(chǎn)品。如果你的商標(biāo)屬于這種情形，那么也非常危險(xiǎn)！

上述三種情況存在的風(fēng)險(xiǎn)在于：

1、假設(shè)您注冊(cè)的商標(biāo)或買來的商標(biāo)注冊(cè)時(shí)提供的使用證據(jù)合規(guī)，但商標(biāo)僅在部分商品項(xiàng)目上進(jìn)行了使用，那么第三方可以在注冊(cè)后三到十年間提出單方無效請(qǐng)求，并撤除你的商標(biāo)。官方一旦接受請(qǐng)求，會(huì)下發(fā)審查意見（office action）給權(quán)利人機(jī)會(huì)陳述，根據(jù)陳述內(nèi)容決定部分或者全部撤除商標(biāo)。經(jīng)過一番折騰，在用的商標(biāo)保住了，但是你不得不花費(fèi)額外的費(fèi)用去答復(fù)該審查意見。

2、假設(shè)您注冊(cè)或購買的美標(biāo)，注冊(cè)時(shí)提供的使用證據(jù)是 “制作”的，第三方可以在注冊(cè)后五年內(nèi)提出復(fù)審請(qǐng)求，官方接受后亦會(huì)下發(fā)審查意見給權(quán)利人機(jī)會(huì)陳述。如果您無法證明在申請(qǐng)中的使用證據(jù)真實(shí)性，或無法證明在指定日期或之前使用了該商標(biāo)，將會(huì)導(dǎo)致該商標(biāo)被撤除。

二、對(duì)申請(qǐng)中的美國商標(biāo)

（圖片來源:聯(lián)邦公報(bào)）

本次修改中對(duì)抗議信（letter-of-protest）程序規(guī)則做了修改，指明抗議信的決定是最終的且不可復(fù)審。審查員在收到抗議信后兩個(gè)月內(nèi)需要決定是否采納意見并將其列入商標(biāo)審查檔案中，關(guān)于如何提出letter-of-protest我們將會(huì)另文講解。下圖是USPTO列出的幾種常用的提出抗議信的理由。

（圖片來源:聯(lián)邦公報(bào)）

對(duì)申請(qǐng)中的商標(biāo)，如果您的商標(biāo)使用證據(jù)并非是真實(shí)的，而是通過渠道“制作”而成的，恰巧是服務(wù)商采用相同的產(chǎn)品為不同的品牌進(jìn)行打標(biāo)制作而成的證據(jù)，這種情況下如果收到舉報(bào)將會(huì)被直接駁回。

美國商標(biāo)法案的這次修改，顯示了USPTO繼續(xù)打擊非正當(dāng)、不合規(guī)申請(qǐng)的決心。因此，我們?cè)诖艘卜顒窀魑患磳⑸暾?qǐng)美國商標(biāo)或已申請(qǐng)美國商標(biāo)的權(quán)利人，對(duì)自己的商標(biāo)進(jìn)行自查和補(bǔ)救。

? 如果屬于合規(guī)基礎(chǔ)注冊(cè)的商標(biāo)，但已有長(zhǎng)久未使用的商品項(xiàng)目，可以向USPTO提出主動(dòng)修改刪除這部分項(xiàng)目，并定期保存使用證據(jù)。

? 如果屬于非合規(guī)方式注冊(cè)的商標(biāo)，盡快按照合規(guī)方式注冊(cè)新的美國商標(biāo)，選擇目前在用的商品項(xiàng)目進(jìn)行注冊(cè)。對(duì)想要占位但還未使用的項(xiàng)目，以“意向申請(qǐng)”方式提交，并通過請(qǐng)求延期，推遲提交使用證據(jù)的期限直到有真實(shí)的使用證據(jù)可提交；當(dāng)然，您也可以通過馬德里國際注冊(cè)指定美國的方式進(jìn)行初步占位。

? 如果是正在申請(qǐng)中以實(shí)際使用為基礎(chǔ)的商標(biāo)，有不使用的商品項(xiàng)目的，可以主動(dòng)向USPTO申請(qǐng)修改刪減。如果使用證據(jù)存在瑕疵的，建議請(qǐng)求修改申請(qǐng)為“意向申請(qǐng)”，在審核通過后再重新提交合規(guī)的真實(shí)使用證據(jù)。

目前國內(nèi)市場(chǎng)美標(biāo)申請(qǐng)現(xiàn)象較亂，申請(qǐng)人切勿僅看重低價(jià)而忽略風(fēng)險(xiǎn)管控。選擇一個(gè)老牌、專業(yè)的事務(wù)所為你辦理美國商標(biāo)業(yè)務(wù)，至少可以在合規(guī)和合法渠道方面有所保障。如您有關(guān)于美國商標(biāo)方面的疑問，也歡迎與我們聯(lián)絡(luò)交流。

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（編輯：江同）

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