美標申請大揭秘-為什么美標不宜買？

近日，美國專利商標局（USPTO）發(fā)出的一份陳述理由令在業(yè)內(nèi)引起廣泛關(guān)注。文件中指出，USTPO發(fā)現(xiàn)深圳某代理機構(gòu)在美國當局提交的大量商標注冊申請涉嫌使用虛假簽名和材料、冒用美國律師名義、代理律師不具備執(zhí)業(yè)資質(zhì)等欺騙官方等行為，并要求該機構(gòu)在期限內(nèi)就所指控事項申述理由，否則將收到美國官方的制裁，其代理的14000多件商標也將被刪除。

本次事件為廣大有意申請美國商標的申請人敲響了警鐘——即使是親自委托代理機構(gòu)辦理，申請過程表面上看似順利，但由于代理機構(gòu)資質(zhì)和職業(yè)操守問題，官方仍將嚴格依據(jù)規(guī)定采取措施，最后損失還可能波及申請人自身。然而，部分迫切需要美國注冊商標的客戶，可能采取購買已注冊美國商標的方式滿足亞馬遜品牌備案等需求，而忽略了商標自身是否符合規(guī)定、是否存在瑕疵等問題。長期來看，往往承受了更大的風險，很可能買回一個定時炸彈。

購買來的美國商標可能存在什么問題？

通過購買轉(zhuǎn)讓而獲得的商標，由于商標前期申請、注冊等流程受讓人毫不知情，因此商標可能在權(quán)利狀態(tài)、使用證據(jù)、商品或服務(wù)項目等方面存在申請合規(guī)性隱患。

1.買來的商標實際無法滿足你的使用意圖

目前市面上的美國商標交易群多如牛毛，很多人手里屯著成千上萬件商標。很多亞馬遜賣家急于啟動，無法接受6-8個月的美國商標授權(quán)期。同時，由于目前商標資源越來越少，一個好的商標名稱非常難得，在不停想名稱、查詢的無限循環(huán)中已經(jīng)抓狂，所以更傾向于購買已注冊商標。但是在日常業(yè)務(wù)接觸到的很多賣家中，有一種情形是買來的商標已經(jīng)是別人用過、在亞馬遜備案過的商標，后續(xù)需要采取很多措施來解除原備案。其中有些人因不熟悉亞馬遜備案、美國商標轉(zhuǎn)讓程序，導(dǎo)致最終未能成功備案，花了錢卻沒有順利啟動亞馬遜店鋪，進行備案。同時，很多人購買商標時簽署的協(xié)議并不是與權(quán)利人直接簽署的，而是與中間商簽署的購買商標合同。如果中間商代簽或僅在線簽署電子協(xié)議滿足轉(zhuǎn)讓基本要求，那么權(quán)利人如果反悔，這個轉(zhuǎn)讓行為可能面臨著無效的風險。

2.存在偽造使用證據(jù)行為，導(dǎo)致商標無效

美國商標存在多種申請基礎(chǔ)，若申請人選擇基于實際使用基礎(chǔ)申請注冊商標，則應(yīng)在申請階段提交商標實際在商業(yè)中使用的證據(jù)。部分商標商人為了以低成本投資商標申請，快速獲得商標注冊，在申請中常常會提交虛假的使用證據(jù)，而官方一旦審查出使用證據(jù)的真實性問題，那么該商標的申請合法性便會遭到質(zhì)疑，導(dǎo)致該商標最終無效。

3.存在虛構(gòu)美國公司、美國地址，甚至盜用其他美國公司名義的行為，導(dǎo)致商標無效

2019年8月起，USPTO為了規(guī)制來自海外的大量違規(guī)美國商標申請，推出新政要求非美國申請人必須委托美國律師申請美國商標。由于美國申請人在商標申請和后期轉(zhuǎn)讓等程序中都不受本法案限制，商標投機客們?yōu)榱艘?guī)避這一規(guī)定，大量虛構(gòu)美國公司或美國地址，甚至盜用其他美國公司名義申請商標，使用美國郵政信箱作為注冊地址進行美國商標注冊等。由于這些商標注冊從根本上是不符合美國商標注冊規(guī)定的，并且使用證據(jù)也是造假而得的，后期必將面臨來自USPTO的主動撤消風險；同時如果遇到第三方的撤銷申請，也必輸無疑。

4.存在盜用美國律師簽名，提供虛假第三方簽名等行為，導(dǎo)致商標無效

USPTO已識別多起盜用美國律師身份注冊美國商標的情形，目前這些商標都已被撤銷；同時美國商標注冊要求申請人提供真實的簽名，不允許非美國律師代為簽名，這些違規(guī)行為都可能導(dǎo)致美國商標被撤銷。

5.商品或服務(wù)項目不適合你的產(chǎn)品

由于美國可接受自定義的商品項目，如果在美國ID Manual中挑選不到適合你產(chǎn)品的商品項目，可以根據(jù)你的產(chǎn)品自定義商品項目，以更明確地保護你的產(chǎn)品。當然這個操作會引起官費的變化，增加一定成本。但是購買而來的商標，申請人往往不會過多在項目挑選和定義上下功夫。一方面會只選ID Manual中的商品項目以減低成本，另一方面盡可能選擇多的商品項目以增加售出的可能性。所以，購買來的商標可能并不適合你目前在該商標下計劃出售的產(chǎn)品，同時因為在后續(xù)為維持商標要提交時用證據(jù)時，你無法提供如此之多商品項目的對應(yīng)使用證據(jù)，而引發(fā)審查意見，造成額外的費用。同時，由于注冊時以使用基礎(chǔ)選擇了大量的商品項目，并宣誓所有項目都有使用，這構(gòu)成了欺詐，后期存在商標整體被撤銷的風險。

應(yīng)如何及時防控風險？

那么，對于購買來的商標，應(yīng)如何及時檢驗是否存在風險？購買前應(yīng)如何采取措施降低風險？

首先，在美國官網(wǎng)查詢有意購買的商標。查看商標狀態(tài)，包括申請日期、商標所處階段和狀態(tài)，查看商標在先的程序和流程等，調(diào)取相關(guān)使用聲明和證據(jù)，必要時調(diào)查該商標使用是否屬實。另外，如果該商標為美國申請人，要進一步調(diào)查該申請人和申請地址的真實性和合規(guī)性。

其次，審核商標所指定的類別和具體項目。判斷其是否附和自身使用商標的需求匹配，若有超出自身使用范圍的項目，并且后續(xù)使用的可能性較低，則應(yīng)當主動刪減相關(guān)項目。

再者，獲得注冊商標的目的在于，保障該標識在有需求的商品或項目上的專用權(quán)。因此購買前要確認該商標是否有涵蓋實際中有保護需求的項目，如不能滿足需求的，要及時補充申請在相關(guān)項目上的注冊。

最后，審核申請商標的合規(guī)性。對于要長期使用的商標，建議以保證注冊途徑合法、使用證據(jù)真實、使用項目全面的原則下，委托美國律師重新注冊。

雖然以購買方式取得商標具有耗時短、方便快捷等優(yōu)勢，但有意購買的朋友應(yīng)事前做好風險防范措施。必要時向?qū)I(yè)人士獲取意見，避免因圖一時之便遭受更大損失。點擊鏈接查詢或掃碼下方添加客服，了解更多知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)容！

Reference:

1. 14000件美國商標涉及非正常申請！USPTO擬處罰深圳某商標代理公司

https://mp.weixin.qq.com/s/nBrcUoGSlh-Q-ckUnAJH2Q

2. Many hundreds of US trademark applications have been filed in recent months by individual applicants using addresses that are clearly not residential or commercial

https://www.linkedin.com/posts/robert-reading-500b4b1a_trademarks-mystery-activity-6805834949875380224-E-M-/

3. US Trademark applications from China could be about to fall significantly

https://www.linkedin.com/posts/robert-reading-500b4b1a_tm-show-cause-order-in-re-yusha-zhangpdf-activity-6813512470532120576-EqXX

4. The Latest Fraud Scheme at the USPTO: Be Vigilant in Reviewing and Monitoring Your Trademarks

https://www.hodgsonruss.com/newsroom-publications-13334.html

5. Patent Agent Fights Identity Theft Over Fraudulent USPTO Filings From China

https://www.law.com/corpcounsel/2019/03/04/patent-lawyer-fights-identity-theft-over-fraudulent-uspto-filings-from-china/?slreturn=20210607231421

6. USPTO warns attorneys to monitor trademark filings for fraudulent uses of attorney information

https://www.jdsupra.com/legalnews/uspto-warns-attorneys-to-monitor-50372/

（編輯：江同）

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