商標還未正式注冊下來，使用有風險？如何規(guī)避?

工作中，時不時會遇到客戶的咨詢：我的商標正在申請中，現(xiàn)在可以用嗎？

出于專業(yè)本能，我可能會跟他說：親，您的商標還沒有正式注冊下來，使用可能會有風險的哦。

從專業(yè)角度講，這個答案沒有問題。是啊，使用還沒注冊成功的商標，萬一被他人投訴或起訴怎么辦？即便申請前/使用前做了在先障礙檢索，因為種種客觀原因，這種檢索也不可能做到應查盡查。難免會有可能的在先障礙被遺漏掉。

但如果從商業(yè)角度看，這種看似專業(yè)的答復其實并沒有很好地回答客戶的問題。客戶想知道可不可以用。你只說有風險，那你讓客戶用還是不用呢？

可以用vs不可以用：這是一個風險評估的問題

毋庸置疑，商業(yè)行為與風險是相生相伴的，任何商業(yè)行為都具有一定風險性。投資可能失敗，生產(chǎn)可能出事故，廣告可能違法，銷售活動可能出現(xiàn)糾紛，這些都是風險。

商標的使用，本質(zhì)上是一種商業(yè)行為，而不是法律行為，必然是有一定風險性的。

因此，商標是否可以使用，不取決于是否有風險，而取決于風險評估。經(jīng)評估，如果風險過大，可能超出預期收益時，就暫時不使用，等它注冊下來后再用；如果風險較低，低于預期收益時，就可以使用。

風險評估：一切從混淆可能性開始

那怎么做風險評估呢？

有“道”、“術(shù)”之分。“道”，是風險評估的總原則、總心法。“術(shù)”則是風險評估的具體方法。

風險評估的“道”就是混淆可能性，即：較之于在先商標，被評估商標的使用是否會導致相關(guān)公眾的混淆誤認。這源自于《商標法》對商標核心功能的定義——區(qū)分商品/服務的不同來源。

也就是說，如果咱的商標能夠有效區(qū)分商品來源，不與別人的商標發(fā)生混淆，當然也就不構(gòu)成商標侵權(quán)，使用風險也就不高了。這個“道”與《商標法》的精神是一脈相承的，是穩(wěn)定的。

風險評估的“術(shù)”，指多維度綜合考察被評估商標的使用被認定侵權(quán)的可能性，進而推斷出使用風險。侵權(quán)可能性低，使用風險自然也就低。

在這里，我們依據(jù)過往經(jīng)驗總結(jié)出如下考察維度，供大家參詳。

維度1：商標標識的差異

商標標識意義上的近似性是要從音、形、義三個方面來綜合考察的。因此，只要這三個方面有其中一個方面有差異，再加上消費者在生活中不可能把兩個商標拿到一起仔細研究對比，被評估商標的使用就有可能不會產(chǎn)生混淆，比如如下幾對商標。

(整體外觀有差異)                                                  

維度2：商品特點

被評估商標指定商品的特點可能會決定消費者選購時投入的注意力程度，進而影響混淆可能性的判斷。比如，電腦，手機，汽車等這些商品，由于價格高、科技含量高，且與消費者工作生活的剛需及健康安全密切相關(guān)，消費者在選購時必然會投入較高的注意力，綜合考察廠家，品牌，其它消費者評價等多因素后才購買。在這種情況下，消費者不容易被兩個品牌（即便標識上有一定近似度）所混淆。被評估商標的使用被認定為侵權(quán)的可能性較低，其使用風險也就相應較低了。

維度3：包裝特點

如果被評估商標實際使用的產(chǎn)品擁有非常獨特的包裝，天然具有了吸引消費者注意力，區(qū)分商品來源的作用，且被評估商標在包裝上并沒有非常突出的使用，我們可以主張：在商品流通中起區(qū)分商品來源作用并促進商品銷售的主要是產(chǎn)品包裝，而不是商標。因此，消費者在選購時不可能產(chǎn)生混淆誤認，被評估商標的使用不構(gòu)成侵權(quán)，其使用風險就較低。

維度4：商標使用人善意

被評估商標使用人的善意情況也是侵權(quán)案件中主管機關(guān)會考慮的一個因素。如果使用人存在如下善意情形，我們認為侵權(quán)可能性較低：

（1）一直以來都獨立誠信經(jīng)營，且在業(yè)界已經(jīng)有一定知名度/口碑；

（2）被評估商標屬于自主設(shè)計，且有清晰合理的設(shè)計思路或靈感來源；

（3）名下商標沒有明顯抄襲模仿他人商標的情形；

（4）沒有卷入任何知識產(chǎn)權(quán)糾紛且敗訴的記錄；

（5）其它善意情形。

維度5：被評估商標使用情況

被評估商標在實際使用中，如果存在如下情形，則被認定侵權(quán)的可能性較低：

（1）沒有被刻意修改或組合以攀附在先商標；

（2）沒有搭配其它誤導性元素，比如：與在先商標使用商品近似的包裝設(shè)計，宣傳語，推廣方式等；

（3）規(guī)范合理地使用自己的其它標識，如：其它主商標/副商標，企業(yè)名稱/字號，代言人形象等。

維度6：在先商標使用情況

如果在先商標并沒有得到使用，沒有什么知名度，消費者見到被評估商標時，不可能聯(lián)想到在先商標，因而就不會發(fā)生混淆誤認。而且，既然在先商標沒有使用，其背后也沒形成特定的商業(yè)利益和交易秩序，沒有必要為了它而禁止被評估商標的正當使用。

維度7：在先商標所有人的特點

如果在先商標所有人具有如下特點，可以推定雙方不太可能在實際商業(yè)活動中產(chǎn)生沖突，其主動就被評估商標的使用提起投訴/訴訟的可能性不高，被評估商標的使用風險也就較低：

（1）與被評估商標所有人處于完全不同的行業(yè)；

（2）不生產(chǎn)/銷售與被評估商標指定商品相同或類似的產(chǎn)品/服務；

（3）規(guī)模較小；

（4）保有的商標、專利、版權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的量不大，IP意識可能不強；

（5）沒有或很少有主動挑起知產(chǎn)糾紛的記錄；

（6）其聘用過的知產(chǎn)代理機構(gòu)在業(yè)界不知名或者不活躍；

（7）其它

“術(shù)”層面的使用風險評估，需要從整體層面綜合考量上述維度，然后再推導出一個在已知條件下最合理的評估結(jié)果，而不能僅僅強調(diào)其中一個或部分維度。

商場如戰(zhàn)場，機遇與風險相生相伴。但商機轉(zhuǎn)瞬即逝，一步晚、步步晚。在市場競爭中，僅僅因為商標注冊還未完成就不敢使用，裹足不前，推遲商品上市時間，很可能會錯失商機。筆者認為，企業(yè)可以委托專業(yè)的知產(chǎn)顧問，在產(chǎn)品上市前對未注冊商標的使用進行盡職調(diào)查并評估使用風險。只要風險被評估為“低”，企業(yè)就可以盡快將商標投入使用，放手一搏！

(編輯：江同)

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